El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

¿Es válida la concesión de una licencia obligatoria que no sea para prevenir abusos? ¿Qué se entiende por abuso?

Por Eduardo Reyes Luna (*)

Imagen ilustrativa: Piqsels

2.1 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Este convenio es el primer tratado internacional referente al tema de las patentes sobre las invenciones, es decir, que busca una protección de las invenciones de los seres humanos, pues establece tres principios fundamentales que se aplican, en la expresión amplia de la palabra propiedad industrial, a todos los países miembros de este tratado.

2.1.1 Principios internacionales del Convenio de París         

El principio del trato nacional es el primer principio que se menciona en este convenio internacional y consiste en que la protección que se otorga a un nacional de un estado contratante se debe de dar a los nacionales de los demás Estados contratantes o no del convenio. Este principio será importante durante nuestro estudio así que será importante recordarlo más adelante. El segundo principio se encuentra en el llamado derecho de prioridad. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud.

El ultimo principio relacionado a este tratado son sobre normas comunes que los estados miembros están obligados a mantener en sus legislaciones correspondientes, pues de esta manera se busca una primera homologación entre los países de la unión para que el sistema de propiedad industrial pueda ser protegido mediante las normas jurídicas correspondiente.

Estas normas generales en materia de patentes consisten en los siguientes puntos:

  • Las patentes concedidas en los diferentes Estados Contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de la patente en un Estado Contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; la patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado Contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro.
  • El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.
  • No se podrá denegar la concesión de una patente, y la patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones previstas en la legislación nacional.
  • El Estado Contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían derivarse del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente podrá hacerlo únicamente en determinadas condiciones. Sólo se podrá conceder la licencia obligatoria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino el órgano competente del Estado de que se trate), atendiendo a la falta de explotación industrial o explotación insuficiente de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres años contados desde la concesión de la patente o después de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

La parte que nos interesa de esta pequeña reseña general de las disposiciones de patentes es lo establecido en el numeral dos de la parte A del artículo 5 del presente tratado que a la letra dice lo siguiente:

“Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación”

De lo anterior podemos ubicar el supuesto por el cual se pueden otorgar licencias obligatorias, pues estas podrán usarse de manera preventiva de abusos. Mientras tanto, surgen las preguntas ¿Es válida la concesión de una licencia obligatoria que no sea para prevenir abusos? ¿Qué se entiende por abuso? Y por otro lado ¿Qué actos se calificarían como abusos? Esto no lo podría definir el convenio, pues deja esta labor a cada uno de los Estados suscritos a este, y que mejor lugar para saber si estas preguntas las responde nuestra legislación nacional que la Ley de Propiedad Industrial.

2.2 Los ADPIC y la Declaración de Doha

 2.2.1. Los ADPIC

Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (“Acuerdo sobre la OMC”) de 15 de abril de 1994, que entró en vigor el 1º de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPIC forma parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y es vinculante para cada Miembro de la OMC desde la fecha de entrada en vigor para él del Acuerdo sobre la OMC.

Los ADPIC es un acuerdo multilateral amplio sobre propiedad intelectual. En él se abordan todas las categorías principales de derechos de propiedad intelectual, se establecen normas de protección, así como normas sobre la administración y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, y se contempla la aplicación del mecanismo de solución de diferencias de la OMC para resolver las diferencias que surjan entre los Miembros acerca del cumplimiento de las normas estipuladas en el Acuerdo.

Cada uno de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a un tipo diferente de materia. En el caso de las patentes, la materia objeto de protección es una invención. En el Acuerdo sobre los ADPIC no se utiliza la expresión “licencias obligatorias”, sino “usos sin autorización del titular de los derechos”. El artículo 31 se refiere tanto a las licencias obligatorias concedidas a terceros para su propio uso como al uso por el gobierno o en su nombre, sin la autorización del titular del derecho. Puede decirse que una licencia obligatoria es una licencia concedida por una autoridad gubernamental a una persona distinta del titular de la patente que autoriza la producción, importación, venta o utilización del producto protegido por la patente sin el consentimiento del titular de la patente.

El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en la disposición del artículo 5A del Convenio de París, y reconoce el derecho de los Miembros a autorizar licencias obligatorias con sujeción a condiciones destinadas a proteger los intereses legítimos del titular del derecho que se detallan en el artículo 31. Esto se reafirmó en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (para más información, véase el módulo IX).

Aunque establece ciertas condiciones, el Acuerdo sobre los ADPIC no limita los fundamentos o motivos que pueden utilizarse para justificar el otorgamiento de licencias obligatorias (salvo en el caso de la tecnología de semiconductores). En el artículo 31 se mencionan las circunstancias de:1) emergencia nacional; 2) otras circunstancias de extrema urgencia; y 3) las prácticas anticompetitivas, pero únicamente como casos en los que no se aplican algunos de los requisitos normales para la concesión de licencias obligatorias, por ejemplo, que se intente primero obtener una licencia voluntaria.

Aunque describir todas y cada una de las condiciones que versan las licencias obligatorias en este Acuerdo, y no es nuestra intención en esta ocasión, no se estudiarán ya que lo más importante es la declaración de Doha por lo que hace a la concesión de patentes y la salud pública.

2.2.2. La Declaración de Doha

La presente declaración tiene como nombre original Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública está compuesta por varios numerales, de los cuales el que llama mi atención es el siguiente:

“Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.”i Lo anterior podría denotar que los estados podrían, sin distinción de personas, liberar las patentes que fueren necesarias para satisfacer las necesidades de la salud pública, pero el presente acuerdo se creó precisamente para los países que en la labor sobre la Declaración se planteó la cuestión de los países con capacidades de fabricación limitadas y la manera en que podrían hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias.ii En este sentido, solo las licencias obligatorias en materia de salud pública y que conciernan a medicamentos, en este caso que nos concierne a la elaboración de vacunas contra el COVID-19. Estos países, por cuestiones de salud, podrían declarar las licencias por utilidad pública cuando así sean solicitadas por los países que no tengan una estructura de elaboración que no permitan la satisfacción de la generalidad o sobre un grupo vulnerable de esta enfermedad.

2.3 La regulación de las licencias de patentes en Ley de Propiedad Industrial

La ley de la propiedad industrial contempla la transmisión y la posibilidad de otorgar licencias ya sea esta por voluntad del propietario del derecho exclusivo, la licencia obligatoria o bien una licencia de utilidad pública.

Hay diferencias entre que se otorgue una licencia obligatoria y una licencia por utilidad pública, que podrían parecer que se hable de diferentes figuras jurídicas, pero al parecer se ha legislado en México a la licencia de utilidad pública como una especie de la licencia obligatoria, pues así el Instituto de la Propiedad Industrial (En adelante IMPI) lo aclara ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI.)iii De entre las causales para poder solicitar una licencia obligatoria están 1) la falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada; 2) negativa a conceder licencias en condiciones razonables; 3) salud pública; 4) seguridad nacional; 5) emergencia nacional o extrema urgencia. Ahora bien, las licencias de utilidad pública se regulan en la Ley de Propiedad Industrial, más en especifico en el artículo 77, que a la letra contiene lo siguiente:

“Artículo 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

La Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia, así como la calificación de la capacidad técnica del solicitante. El Instituto establecerá, escuchando a ambas partes, un monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente.

La concesión podrá abarcar una o todas de las prerrogativas a que se refieren las fracciones I o II del artículo 25 de esta Ley. Salvo la concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos segundo y tercero de éste artículo, para la concesión de las demás licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. Ninguna de las licencias consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles”.

Dentro de las razones por las cuales se fundamentan las causas de las licencias obligatorias es evitar un abuso por parte de los titulares de los derechos exclusivos, pues esto permitiría a la transferencia y difusión de la tecnología. Además de que el interés económico, de salud y de seguridad nacional son intereses supremos que los derechos exclusivos otorgados por la patente al inventor. Pero dentro de las observaciones hace el IMPI no se aclaran las preguntas que hemos planteado sobre lo que es un “abuso”, pues dicho término puede tener muchas interpretaciones, pero lo que se puede deducir del artículo es que el que se impida, entorpece o encarezca la producción, prestación o distribución sobre productos básicos o medicamentos a la población son actitudes que son abusivas. La palabra abuso, según la Real Academia de la lengua española, significa hacer uso excesivo, injusto  algo o de alguien hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder.

 La primera causal para obligar a dar una licencia al titular esta en la ley y describe el caso de falta de explotación por parte del titular, pero ello no querrá decir que exista un abuso, si no que se trata solo de una omisión o falta de interés jurídico de explotación de dicho derecho exclusivo. En este caso no podría significar un abuso que pueda consistir en ciertos actos de mala fe por parte del propietario de la patente. En cambio, existen otros supuestos en los que si existan actos de mala fe que signifiquen claramente abusar de sus derechos de propiedad industrial. Me referiré a dos de ellos. El primero tiene que ver qué el titular quiera obtener un lucro excesivo, es decir que el titular fijé el precio de la patente a un precio mucho más elevado que el que se encuentra o encontraría en el mercado, lo cual haría que los consumidores finales les fuera excesivo o hasta imposible comprar el producto patentado.

 El anterior ejemplo por si solo no justifica una actitud de abuso, pues ese acto no podría constituir en su totalidad un abuso sin que medie una situación de emergencia sanitaria (como la que actualmente vivimos con la pandemia del COVID-19), una situación de emergencia nacional o extrema urgencia, así como otorgar una licencia en condiciones razonables. En esta última razón, también el instituto ha sido omiso en aclarar este supuestoiv, pues de otro modo el titular podría ser obligado en una condición razonable y sin que hubiese una emergencia, sea sanitaria o de seguridad nacional, a otorgar una licencia, pues se habla de nuevo de un acto de omisión o de negación del titular a conceder dicha licencia para la explotación de la invención.

Ello resulta importante ya que, si no es necesaria la concesión para cubrir un bien mayor que el de seguridad o de salud, la condición razonable radica en una situación normal en la que el titular se niegue a la concesión de licencia cuando el titular de la patente no este explotando dicho producto, pues si no se cumple la condición de explotación se hablaría entonces de la concesión por falta de explotación. Además, en esta suposición legal, sería importante saber lo que trato de decir el IMPI con el término “causa razonable” pues todo lo que sea razonable, fuera de la falta de explotación de una patente o falta de una emergencia sanitaria, situación de emergencia extrema o de seguridad nacional es razonable y eso expondría de una u otra manera a conceder una licencia obligatoria sin razón, cuando el titular aún se hallé explotando su derecho. 

Esta situación razonable como política pública puede estar sostenida bajo el razonamiento de que, con las condiciones de dicha explotación se dará un pago de las regalías y explotación que sean las que den un balance entre el precio y la demanda que se encuentren, aún así el titular se niegue a estás condiciones justas establecidas. Este razonamiento sobre la “situación razonable” puede satisfacer o no las razones de utilidad pública y aunque está figura de “situación razonable” no está en la ley que se piense en ello ya es de por sí muy superficial, por lo que veo acertado que esté concepto no se encuentre en la norma regulatoria.

Bibliografía y referencias:

ii https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/healthdeclexpln_s.htm
iii https://www.wipo.int/scp/es/exceptions/replies/mexico.html#Q9
iv IDEM. En el presente informe se hace la siguiente pregunta a México: 67. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para conceder licencias obligatorias respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables): Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada; Negativa a conceder licencias en condiciones razonables; Salud pública; Seguridad nacional; Emergencia nacional o extrema urgencia. Véase en https://www.wipo.int/scp/es/exceptions/replies/mexico.html#Q9
v ACOSTA ROMERO, Miguel. Segundo curso de derecho administrativo, 2da. Ed. Porrúa, México, 1993, p 578.

(*) Eduardo Reyes Luna

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diferentes cursos que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y tiene un curso de especialización en Propiedad Intelectual por la Universidad de Pennsylvania.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s